近些年,明显看到中国企业新一轮出海的趋势,越来越多中国企业已将出海提升至必要的企业战略性高度,特别是在移动互联网、电子商务、新能源、游戏等领域。与以往相比,当前中国企业在海外市场展现出了明显的技术、商业模式和供给能力上的优势。无论是在数字化的新兴领域,如电子商务和移动互联网;还是在制造业的新兴领域,如光伏和新能源汽车,中国企业都经历了国内市场的严峻考验,并脱颖而出,成为具有国际竞争力的佼佼者。尽管如此,中国企业在国际化进程中仍面临诸多挑战,其中知识产权问题是一个关键议题。中国企业在拓展海外市场时,需要通过加强知识产权意识、完善相关法律策略,并积极与国际知识产权体系接轨,使得其创新成果和商业利益得到有效维护。
本研究旨在通过选取和分析近期若干具有代表性的案例,向企业界阐释在跨国经营过程中可能遭遇的知识产权相关问题,并提出相应的初步指引。
案例1: 汉朔科技和法国巨头SES专利攻守战,“天价”诉讼费
汉朔科技股份有限公司是以物联网无线通信技术为核心,提供电子价签产品的国内头部企业。法国SES公司则是数字标签的行业龙头。
可能是知道双方必有一战,2022年11月23日,汉朔科技股份有限公司及其美国子公司(Hanshow America Inc.)(以下将二者简称为“汉朔科技”)为降低进驻美国市场的风险,向美国弗吉尼亚东区联邦地区法院提起诉讼进行事先预防,请求法院宣告其不侵犯SES-imagotag GmbH公司持有的三项美国专利[1]。
2023年3月3日,SES公司(SES-IMAGOTAG SA、 SES-IMAGOTAG GMB和SES-IMAGOTAG INC.)在美国纽约东区联邦地区法院起诉汉朔科技侵犯其三项美国专利(其中一项专利与2022年11月23日起诉的涉案专利相同)[2],涉诉产品包含Nebular、Stellar、Lumina系列电子价签等汉朔科技的核心产品。SES主张汉朔科技在美国境内实施了制造、使用、销售、要约出售和/或进口上述产品的专利侵权行为,请求法院对汉朔科技颁发禁令并承担因故意侵权产生的3倍惩罚性赔偿。
2023年11月,汉朔科技对SES起诉案件中包含的3项专利提起多方复审专利无效(IPR)申请。此外,汉朔科技与SES之间的诉讼还蔓延至欧洲地区,欧洲地区的诉讼始于2023年9月。SES以其持有的欧洲专利在欧洲统一专利法院(UPC)申请对汉朔科技的中国、德国、法国、荷兰公司颁发禁令,该请求被法院驳回,目前案件正在上诉中[3]。案件审理过程中,汉朔科技对涉案欧洲专利提起无效[4]。
目前,汉朔科技与SES双方存在包含请求不侵权裁定、专利侵权、多方复审IPR,专利无效诉讼,专利异议程序等十余起未决案件。根据汉朔科技在深圳交易所IPO披露的文件显示,目前汉朔科技与SES的争议程序已花费737.75万元,预计到案件终结还会产生6,532万元的费用,预计总诉讼金额高达近7270万元[5]。汉朔科技目前正筹备在深圳交易所上市,暂不确定该系列案件是否会对汉朔科技的IPO之路产生阻碍。
案例2: OPPO和VIVO和Nokia标准必要专利战,退出国外市场
OPPO和VIVO作为国内智能终端的佼佼者也曾因专利纠纷缠身而被迫退出德国市场。
2021年6月,OPPO与Nokia双方未就5G专利许可协议的谈判达成一致,Nokia就其享有的两项标准必要专利(SEP)在德国慕尼黑地区法院对OPPO提起侵权诉讼。
2022年8月,法院裁决OPPO 侵犯Nokia的两项SEP,并对OPPO及其子品牌OnePlus下达了销售禁令,OPPO因此退出德国市场[6]。
与OPPO的境遇相同的VIVO也因未与Nokia就5G技术达成许可协议而遭遇诉讼,诉讼中涉及三项SEP。2023年4月,德国曼海姆地区法院裁决确认VIVO侵犯了Nokia的三项SEP并对VIVO下达禁令[7],VIVO也因此退出德国市场。
至今,OPPO[8]和VIVO[9]的产品均未成功返回德国市场。
案例3: 摩托罗拉和海能达商业秘密案,海能达国外主体破产
商业秘密侵权的风险也是企业出海面临的又一难题。在Motorola Solutions, Inc. v. Hytera Communications Corporation Ltd.[10]一案中,Motorola公司于2017年3月在美国伊利诺伊州法院起诉Hytera(海能达)公司实施商业秘密侵权的行为,指控其前工程师在跳槽前往海能达公司之前窃取了数千份机密技术文件和数百万行源代码。
2020年3月,法院一审判决海能达公司构成侵权并适用惩罚性赔偿,赔偿数额高达7.65亿美金(约合人民币53.34亿元),虽后续法院对赔偿数额进行调整,但是仍高达5.43亿美元。
2020年12月,法院驳回Motorola公司申请禁止海能达公司在全球范围内销售涉诉产品的动议,但同意适用合理的特许权使用费;一审判决2个月后,海能达公司在美国的三家子公司主动向美国法院申请破产重整[11]。
2021年9月,海能达公司对商业秘密侵权案件的一审判决提起上诉。目前,案件仍在上诉审理中。
此外,2022年2月初,美国司法部以窃取商业秘密为由正式对海能达公司及其部分员工提起刑事诉讼[12],尽管刑事案件仍在审理中,但是刑事程序的启动势必会对海能达公司企业的全球声誉造成一定的负面影响。
启示:
对于专利、商业秘密等重大技术类侵权案件,应诉方往往需要采用专利无效程序并行、反诉讼并行或在其他地区进行平行诉讼的方式促进主案件形成有利判决,时间、人员、资金成本损耗巨大。除巨高的法律成本外,企业还需要面对因商誉受损产生的长期准入壁垒,从而丧失在海外市场的先机。国外相关基础知识产权(例如:SEP)较多,相关产品进入海外市场后构成侵权的可能性较大,因此需要针对目标市场提前布局,一方面,通过PCT申请等方式打造夯实的海外专利网络;另一方面,尽早完成风险排查,提前通过交叉许可、专利池以及其他合作方式建立稳定的权利地基,使得企业更顺利的进入国外市场。
同时,并非所有技术类知识产权都通过专利以公开换保护,为了保障企业在同领域内的核心竞争力,企业往往将最有价值的知识产权通过商业秘密的形式予以保护。在企业出海的过程中,不仅要防止企业自身的商业秘密泄露,更要避免因侵犯合作方的商业秘密而被卷入海外的商业秘密侵权诉讼。因此,企业在构建全面的技术和商业信息管理系统和保护机制的同时,需精确识别并记录与项目相关的技术秘密。企业应根据技术秘密的重要性和保密难度,实施差异化的商业秘密分级管理策略。此外,企业需特别强化对参与海外项目的员工的管理与培训,确保员工在入职、在职及离职各阶段均能有效遵守商业秘密的保护要求。同时,企业应结合目标市场的法律法规,采取预防措施,以避免在海外市场侵犯他人商业秘密的风险。通过这些措施,企业能够更好地保护其知识产权,降低法律风险,促进国际业务的健康发展。
商标抢注是企业出海面临的重要问题,尤其是对已有国际知名度但还未正式进入相关国际市场的企业来说。由于知识产权保护具备地域性的局限,一旦企业的商标在海外被抢注,对于“注册优先”制的国家来说,这意味着出海企业可能随时面临被卷入商标侵权诉讼的风险,极大阻碍企业出海的进程。
案例1: 瑞幸咖啡,李逵败诉李鬼,面临天价索赔
2020年,泰国50R Group(以下简称为“50R”)在泰国合法注册了“Luckin”商标。除颜色略有微差别和鹿头方向相反外,50R集团的注册商标与瑞幸咖啡的商标几乎完全一致(可见下图图1的对比)[13]。
瑞幸咖啡在发现50R集团的商标抢注行为后于2022年向泰国中央知识产权和国际贸易法院提起诉讼,指控50R集团恶意注册其商标,瑞幸咖啡取得最初胜诉。
然而,上诉法院于2023年12月推翻了上述决定,判决50R集团胜诉[14]。同月,50R集团向泰国法院正式提交诉讼,要求法院判决瑞幸咖啡赔偿其经济损失100亿泰铢(约合人民币20.46亿元)。
图1:瑞幸咖啡与50R集团商标对比图
案例2: 喜茶,成功无效“HEYTEA”
然而,与瑞幸咖啡同为饮品类快销品牌的喜茶却在新加坡取得胜利,成功无效Heetea Pte Ltd.(以下简称为“Heetea”)恶意注册的“HEYTEA”商标(两商标的对比可见下图图2)。2017年5月,Heetea公司在第30类(茶类产品)中向新加坡商标局提交并申请注册了与喜茶同名的“HEYTEA”商标。2019年,喜茶品牌所属公司深圳美西西餐饮管理有限公司(以下简称为“美西西”)对Heetea公司的“HEYTEA”注册商标提出无效申请。2021年8月,新加坡商标局决定对Heetea公司第30类下的HEYTEA商标予以无效宣告[15],无效宣告的主要理由如下:
1)美西西公司先于Heetea公司在第43类(茶馆)上注册了“HEYTEA”商标,Heetea公司在与美西西公司相同/相似的服务上使用了高度近似乃至相同的商标容易导致消费者的混淆;
2)Heetea公司成立于美西西公司商标注册申请之后,结合其在成立之后立刻注册“HEYTEA”商标的行为足以表明Heetea公司申请注册涉案商标具备恶意。
图2:喜茶与Heetea公司商标对比图
案例3: SHEIN,被国外多个品牌联合诉讼商标、版权侵权
SHEIN是一家总部设在新加坡的中国大陆在线快时尚零售商,主要以美国、欧洲和澳大利亚的客户为目标。SHEIN在以低价快速开拓海外市场的同时,也因版权、不正当竞争等问题被卷入数起诉讼中。近年来,SHEIN公司因商标侵权、商标淡化(Dilution)、版权侵权及不正当竞争等原因被Levi Strauss(以下简称为“Levi’s”[16]、UGG品牌的制造商Deckers Outdoor Cop(以下简称为“Deckers”).[17]等一众快销品牌起诉侵权。
在Levi’s起诉SHEIN的案件中,Levi’s主张SHEIN在其制造和销售的牛仔裤、T恤等服装上实施了使用Levi’s的Arcuate商标、Tab商标和Housemark Design商标的行为,导致消费者对上述产品的来源造成混淆并对Levi’s和SHEIN之间是否存在商业关系产生混淆,构成商标侵权;另外,SHEIN实施的商标侵权行为可能会导致涉案三个注册商标显著性的淡化。距离起诉时间不满4个月内,Levi’s和SHEIN达成和解,具体的和解内容双方均未披露。
在Deckers起诉SHEIN的案件中,Deckers同样指控SHEIN侵犯其注册商标权,然而由于该案刚于2023年11月末提交起诉,因此案件还未有实质性进展。
启示:
相较于美国,欧洲等知识产权制度较为严格、完善的地区,在对知识产权保护力度较弱的国家可能需要更注重对商标权及著作权等非技术类的知识产权的保护。企业在进入这些市场前,需要对目标市场的商标和著作权等状况进行深入分析,并制定相应的策略。为了有效预防潜在的知识产权风险,企业应预先规划知识产权的综合保护策略。此外,企业也需强化品牌建设,运用合规的技术手段进行市场监控和管理,同时加大对消费者的知识产权教育力度。通过法律手段确立典型案例,企业可以为未来的知识产权维权活动打下坚实的基础。通过这些措施,企业不仅能够在进入新市场时保护自身的知识产权,还能够提升品牌价值,增强消费者信任,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。
随着科技和信息技术的飞速发展,以及基础设施和物流行业的持续进步,全球化贸易的物理障碍已显著减少。然而,全球化进程中的政治、经济平衡考量以及国家利益保护等因素,导致隐形壁垒的升高,这一趋势同样不可逆转。对于所有致力于国际化经营的企业而言,关键可能在于如何克服这些隐形壁垒。
一方面,中国企业在文化创新和技术革新方面展现出了令人鼓舞的新理念和新方法;另一方面,我们也必须正视中国企业在知识产权保护和运营层面存在的不足。因此,企业在不断提升产品和服务的研发实力的同时,必须强化全球知识产权战略布局,将知识产权作为企业硬实力的重要支撑。通过构建坚实的知识产权保护体系,出海企业才能在全球市场中实现健康和可持续的发展。
[1] Case No. 1:22-cv-01345 (E.D.Va. 2022)
[2] Case No. 1:23-cv-01667 (E.D.N.Y. 2023)
[3] Case No. ACT_567009/2023
[4] Case No. ACT_578871/2023
[5] 汉朔科技股份有限公司IPO公告:《发行人及保荐机构关于第二轮审核问询函的回复意见》
[6] Case No. 21 O 8879/21, 21 O 8891/21
[7] Case No. 2O 36/22, 2O 37/22, 2O 65/22
[8] OPPO德国官网:http://www.oppo.com/de/(最后访问时间:2024年3月28日)
[9] VIVO德国官网:http://www.vivo.com/de(最后访问时间:2024年3月28日)
[10] Case No. 1:17-cv-01973, (N.D. Ill. 2017)
[11] 海能达通信股份有限公司重大诉讼进展的公告:信评委公告【2022】094号
[12] Case No. 20 CR 688 (N.D. Ill 2022)
[13] 中国新闻网:http://www.chinanews.com.cn/gsztc/2023/12-21/10132636.shtml(最后访问时间:2024年3月28日)
[14] 时报:http://www.stcn.com/article/detail/1069606.html(最后访问时间:2024年3月28日)
[15] Case No. [2021] SGIPOS 12
[16] Case No. 5:18-cv-05247, (N.D. Cal. 2018)
[17] Case No. 2:23-cv-09850, (C.D. Cal. 2023)
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